원고(원고승계참가인)는 "이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호, 제12호의 무효사유가 있으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다"고 주장하며 피고를 상대로 특허법원에 등록무효 소송을 제기했다.
피고는 "이 사건 등록상표에는 원고가 주장하는 등록무효사유가 없으므로 이와 같이 판단한 이 사건 심결은 정당하다"고 했다.
이 사건 등록상표(등록권리자 피고, 가방, 스포츠용가방, 핸드백 등)와 선등록상표(등록권리자 원고, 트렁크 및 여행용가방, 서류가방, 핸드백 등) 모두 표장은 영문으로 이루어져 있다.
특허법원 제1부(재판장 김경란 부장판사, 2019후12179)는 2019년 12월 12일 "이 사건 등록상표에는 원고가 주장하는 무효사유가 있다고 할 수 없으므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다"며 원고 승계참가인의 청구를 기각했다.
또 "이 사건 등록상표에는 M과 C사이에 ’점‘들이 배치되어 있어 양 상표는 호징면에서 유사하다고 보기는 어렵다. 양 상표는 글씨체, 글자의 수, 배치면에서 차이가 있어 외관이 유사하지 않음은 명백하다. 관념면에서도 유사하지 않다"고 판단했다.
이어 "양 상표는 그 지정상품이 동일·유사하다고 하더라도 양 상표의 표장은 호칭, 외관 및 관념면에서 서로 유사하지 않으므로, 이로 인해 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려는 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표에는 제7호의 무효사유가 있다고 할 수 없다"고 했다.
그러자 원고는 대법원에 상고했다.
대법원 제1부(주심 대법관 김선수)는 2020년 4월 29일 원심판결을 파기하고 이 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원인 특허법원에 환송했다(대법원 2020.4.29.선고 2019후12179 판결).
대법원은 "원고 승계참가인의 선등록상표는 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2015. 12. 10. 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다. 수요자들이 그 상표로부터 원고 승계참가인의 저명한 선등록상표를 쉽게 연상해 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다"고 판단했다.
그러면서 "피고의 이 사건 등록상표가 원고의 선등록상표와 유사하지 않고 수요자 층이 중첩되는 정도가 크지 않다는 등의 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다는 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다"고 했다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
