[로이슈 전용모 기자] 원고의 청구를 인용해 특허심판원이 2017년 6월 21일 사건에 관하여 한 심결을 취소한다고 선고한 원심이 대법원에서 파기환송됐다.

원고(코웨이)는 2015년 4월 22일 피고(청호나이스)를 상대로 이 사건 특허발명 중 정정청구 전 청구항 1, 9에 대하여 등록무효심판을 청구했고, 피고는 위 무효심판이 계속 중이던 2015년 7월 24일 청구항 1 및 9와 이와 관련된 상세한 설명 및 도면을 정정하는 정정청구를 했다.

특허심판원은 위 사건을 2015당○○○○호로 심리한 다음 2015년 12월 9일 이 사건 정정청구는 적법하므로 인정하고, 정정된 청구항 1 및 9는 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단, 이 사건에서의 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 했다.

이에 대해 원고는 2016년 1월 7일 특허법원 2016허○○○호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기했고, 특허법원은 2016년 9월 30일 이 사건 정정청구가 반영된 청구항 1, 9는 선행발명 1 및 선행발명 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단, 위 심결을 취소하는 판결(이하 ‘환송전 판결’)을 선고했다.

그러자 피고는 2016년 10월 14일 대법원 2016후○○○○호로 상고를 제기하는 한편, 2016년 10월 24일 특허심판원 2016정○○○호로 이 사건 특허의 청구항 1, 9 및 그와 관련된 발명의 상세한 설명 및 도면을 정정하기 위한 정정심판을 청구했다. 이후 특허심판원은 2017년 1월 17일 피고의 정정심판 청구를 인용하는 정정심결을 했고 위 정정심결은 그대로 확정됐다.

위 정정심결이 확정됨에 따라 대법원은 2017년 2월 21일 ‘특허법 제136조 제10항에서 규정하는 정정의 소급효에 따라 이 사건 특허발명은 정정된 후의 명세서에 의하여 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는데 환송전 판결은 정정 전의 각 청구항을 대상으로 심리·판단했으므로 판결에 영향을 미친 법령위반의 잘못이 있다’는 이유로 파기환송 판결을 선고했다.

이에 원고는 2017년 3월 21일 피고를 상대로 특허심판원 2017당○○○호로 이 사건 정정에 대한 정정무효심판을 청구했고, 특허심판원은 2017년 6월 21일 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’)을 했다.

특허법원 제3부(재판장 박형준 부장판사)는 2017년 10월 27일 원고가 피고를 상대로 낸 정정무효(특)사건(2017허4716)에서 원고의 청구를 인용해 특허심판원이 2017년 6월 21일 2017당○○○ 사건에 관하여 한 심결을 취소한다고 선고했다.

재판부는 "정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 그 가부를 판단해야 할 뿐 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없다고 할 것이다. 원고가 이 사건 정정에 의해 정정된 일부 사항의 효력을 다투지 않는다고 하더라도, 정정된 이 사건 제1, 9항 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상, 이 사건 정정은 일체로서 허용될 수 없다고 할 것이다. 따라서, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다"고 했다.

그러자 피고는 대법원에 상고했다.

대법원 제2부(주심 대법관 노정희)는 2020년 8월 27일 원심판결을 파기하고, 사건을 사건을 다시 심리·판단하도록 특허법원에 환송했다(대법원 2020.8.27.선고 2017후2864 판결).

이 사건 제1항 정정발명은 그 청구범위에서 냉수탱크를 물받이의 직하방에 위치시키고, 물받이에서 제빙되어지지 못한 냉수는 물받이에서 ‘곧바로’ 냉수탱크로 이동하는 것으로 한정하고 있다. 위와 같은 물받이와 냉수탱크의 위치관계 및 냉수의 이동 경로에 비추어 보면, ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 후 그 중 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는’ 수단은 이 사건 제1항 정정발명의 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단에 포함된다고 보기 어렵다.

대법원은 "원심은 이 사건 제1항 정정발명의 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 보아 이 사건 제1항 정정발명이 정정의 요건을 갖추지 못했다고 판단했다. 이러한 원심판결에는 청구범위 해석, 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재요건 및 정정의 요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 피고의 상고이유 주장은 이유 있다"고 판단했다.

또 선행발명들의 구성과 얼음 및 냉수의 순환 경로를 보았을 때, 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 정정발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한, 이 사건 제9항 정정발명과 같이 침지식 제빙부를 전제로 냉수탱크를 물받이의 직하방에 위치시키고 탈빙된 얼음과 물받이에 남은 냉수를 분리하여 각각 얼음저장고와 냉수탱크로 이동시키는 구성을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것인데, 이러한 사후적 판단은 허용되지 않는다.

그럼에도 원심은 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 제9항 정정발명을 쉽게 도출할 수 있으므로 이 사건 제9항 발명은 정정의 요건을 갖추지 못했다고 판단했다. 이러한 원심판결에는 정정의 요건과 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다고 봤다.

이에대헤 코웨이 관계자는 공식입장을 통해 "이번 대법원의 판결을 유감스럽게 생각한다. 이번 판결은 청호나이스 냉각시스템 기술특허권 ‘정정’의 적법성에 대한 것으로, 특허 유효성을 직접 판단한 판결이 아니다. 당사는 특허법원에서 해당 특허의 무효 판단을 받기 위해 추가적인 입증 절차를 진행할 예정이며, 청호가 주장하는 당사의 특허 침해 주장에 대해서도 적극 대응할 예정"이라고 답변했다.

전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr