대법원, 레고켐파마는 레고의 식별력 손상 등록무효 해당 원심 확정

기사입력:2023-12-08 06:05:00
대법원.(로이슈DB)

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[로이슈 전용모 기자] 대법원 제2부(주심 대법관 이동원)는 2023년 11월 16일 이 사건 피고의 등록상표(레고켐파마)가 저명상표인 원고의 선사용상표들(레고)과 전체적으로 유사하여 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있다는 원심(특허법원)의 판단에 상표의 유사성 및 상표법 제34조 제1항 제11호에서의 식별력을 손상시킬 염려에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다며 피고의 상고를 기각했다(대법원 2023.11.16.선고 2020후11943 판결).
대법원은 피고가 자신이 수행하는 신약 연구·개발의 특징을 나타내기 위해 반드시 ‘LEGO’라는 용어의 약칭을 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기도 어려운 점 등을 고려하면 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다. 또한 ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다. 따라서 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력 즉, 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

◇상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조). 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일․유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.

-원고(레고,LEGO)는 2018. 11. 30. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고(레고켐파마,LEGOCHEMPHARMA)를 상대로, 이 사건 등록상표는 국내 일반 수요자들에게 널리 알려진 선사용상표들과 유사하며 선사용상표들을 용이하게 연상시키므로 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표들의 식별력과 명성이 손상될 우려가 있을 뿐만 아니라, 피청구인이 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원했으므로, 그 등록이 무효로 되어어 한다고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구했다(2018당4003).

이에 특허심판원은 2020. 2.17. 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 했다.

이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표들의 사용상품과 경제적 견련성이 있다고 보기 어려운 점, ‘레고식 생산방법’이 부품을 규격화해 필요에 따라 붙였다 할 수 있는 생산방식으로 소개, 사용되고 있는 점, ‘약제류’의 경우 약사법에 따라 약제의 부작용을 방지하는 소정의 검증 과정을 거쳐야 하는 점 등을 감안하면, 비록 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내에서 ‘완구류’에 관하여 일반 수요자에게까지 널리 알려졌다고 하더라도 이 사건 등록상표를 ‘약제류’ 등의 지정상품에 사용하는 경우 선사용상표들이 가지고 있는 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화 시킨다거나 좋은 이미지나 가치를 훼손할 우려가 있다고 보기 어렵다.
또 이 사건 등록상표는 ‘레고켐파마’ 전체로서 호칭되거나, ‘PHARMA’가 식별력이 없어 ‘레고켐’으로 약칭된다고 볼 수 있는 점, 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’, ‘레고켐’, ‘레고켐바이오사이언스’로 다수 검색되는 점, 피청구인 레고켐 바이오사이언스(약칭 ‘레고켐’)가 신약연구개발 전문기업으로 2006. 5. 2. 설립되어 2013. 5. 코스닥 시장에 상장(종목명 레고켐바이오)한 기업으로 소개되고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 이 사건 등록상표는 ‘LEGO’, ‘레고’로 약칭된다고 볼 수 없어 선사용상표들을 모방한 것이라고 보기 어려우며 피청구인이 이 사건 등록상표를 사용함에 있어 부정한 목적이 있었다고 의심할 만한 합리적인 근거가 없다고 할 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 할 수 없다.

그러자 원고는 피고를 상대로 특허법원에 등록무효를 구하는 소송을 제기했다.

특허법원 제1부(재판장 이제정 부장판사)는 2020년 11월 26일 이 사건 등록상표가 저명상표인 선사용상표들과 전체적으로 유사하여 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있다는 이유로 특허심판원의 이 사건 심결은 위법하다며 취소 판결을 선고해 원고의 손을 들어줬다.

이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들과 유사하여 저명상표주인 원고의 상품이나 영업의 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다.

이 사건 등록상표의 요부인 ‘LEGO’ 부분은 표장의 전체 구성 중 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 ‘LEGO’만으로 다른 상표와의 유사 여부를 판단할 수 있고, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 일반 수요자들에게 해당 각 표장의 요부 또는 전체 표장으로서 ‘LEGO’ 또는 그 한글 발음인 ‘레고’의 외관 또는 호칭으로 인식된다 할 것으로 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr

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