[로이슈=신종철 기자] 한미약품이 기사회생했다. 항소심 법원이 한미약품이 생산 판매하는 발기부전제인 ‘팔팔정’은 미국의 ‘비아그라’와 혼동 우려가 있다며 생산 금지 및 제품 폐기 처분이 내렸는데, 2년을 심리한 대법원이 한미약품의 손을 들어줬기 때문이다.

대법원이 다이아몬드 모양의 푸른색 알약인 한미약품의 ‘팔팔정’은 ‘비아그라’의 형태와 공통되는 부분도 있지만, 차이점도 존재해 수요자들이 오인 혼동을 일으킬 우려가 없다고 판단해서다.

발기기능장애 치료제인 비아그라는 미국 제약회사인 화이자 프로덕츠 인크가 상표권을 가지고, 화이자 아일랜드 파마슈티컬즈가 디자인권을 가지며, 한국화이자제약이 수입ㆍ판매하고 있다.

이들 회사는 “비아그라와 한미약품이 생산하는 팔팔정을 보면 디자인으로부터 느껴지는 전체적인 심미감이 극히 유사해 서로 구별이 되지 않을 정도”라며 “따라서 비아그라 디자인과 유사한 팔팔정 제품들의 제작, 판매 및 광고 행위는 비아그라의 디자인권 침해 행위에 해당한다”며 소송을 냈다.



1심인 서울중앙지법 제12민사부(재판장 홍이표 부장판사)는 2013년 3월 화이자 프로덕츠 인크 등이 한미약품을 상대로 낸 디자인권침해금지 등 청구소송에서 원고 패소 판결했다.

재판부는 “원고들 제품 및 피고 제품들은 전문의약품으로서 의사나 약사 등 의약관련 종사자들은 의약품의 모양과 색깔의 유사성으로 인해 약품을 혼동하는 경우가 거의 없어, 두 약품의 형태와 색상이 유사하다고 하더라도 이로써 곧바로 혼동을 일으키게 한다고 단정할 수 없다”고 판단했다.

반면 항소심인 서울고등법원 제5민사부(재판장 권택수 부장판사)는 2013년 10월 1심 판결을 취소하고 “피고는 제품을 생산, 양도, 대여, 수입해서는 안 되고, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 제품의 완제품 및 반제품을 모두 폐기하라”고 원고 승소 판결했다.

재판부는 “피고 제품들이 포장에 피고 제품들의 명칭 등이 표기된 상태에서 원칙적으로 의약 관련 종사자들을 대상으로 거래된다는 사실만으로는 구체적ㆍ개별적으로 명확하게 수요자들의 상품 출처에 오인ㆍ혼동의 염려가 없다고 단정할 수 없으며, 실제 약사들을 상대로 한 설문조사결과로도 상당한 정도의 혼동사실이 밝혀진 점, 양 제품은 명백히 수요자층이 중복되는 경업관계에 있고 피고 제품들은 원고 제품형태를 그대로 모방해 그 식별력에 편승하려는 의도가 있다고 판단되는 점 등을 종합하여 보면, 혼동 가능성 역시 인정할 수 있다”고 판단했다.

하지만 대법원의 판단은 달랐다.

대법원 제2부(주심 조희대 대법관)는 15일 화이자 프로덕츠 인크, 한국화이자제약 등이 한미약품을 상대로 낸 디자인권임해금지 등 청구소송 상고심(2013다84568)에서, 원고 승소 판결한 원심을 깨고, 원고 패소 취지로 사건을 서울고법으로 되돌려 보냈다.

◆ 상표등록에 무효사유가 있음이 명백해 상표권 행사가 권리남용 해당 여부

재판부는 “마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합해 구성된 (원고의) 이 사건 등록상표는 그 형상이 지정상품인 약제에 속하는 알약의 일반적인 형태라고 할 수 있고, 이에 결합된 색채를 고려하더라도 수요자에게 거래분야에서 알약의 형태로 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 않은 것으로 인식될 수 있다”며 “따라서 이 등록상표는 상표법에서 정하는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과해 식별력이 없다”고 말했다.

재판부는 “다만 이 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열 색채의 결합으로 이루어진 원고 제품들의 판매기간과 판매량, 원고들의 ‘Blue diamond is forever’ 문구, 푸른색 다이아몬드 사진, 손바닥 위의 푸른색 마름모 도형 그림 등을 활용해 이루어진 이 등록상표에 대한 지속적인 광고 활동, 이 등록상표가 ‘푸른색 다이아몬드 모양’ㆍ‘마름모꼴의 푸른색 알약’ㆍ‘블루 다이아몬드’ 등으로 지칭되면서 언론 보도 등을 통해 노출된 빈도, 수요자 인식에 관한 설문조사 결과 등을 종합하면, 이 등록상표는 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식돼 사용에 의한 식별력을 취득했다고 볼 수 있다”고 봤다.

하지만 재판부는 “내복용 알약에는 다양한 크기, 형상, 색깔이 존재할 수 있어 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하고, 이 등록상표의 지정상품인 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제가 실제로 이 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채가 아닌 다른 색채와 형상으로도 여러 업체에서 생산 판매되고 있는 점, 또한 위 형상과 색채의 결합이 알약의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 요소가 발휘된 것이라고 보기는 어려운 점 등을 고려하면, 이 등록상표는 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수는 없다”며 “결국 이 등록상표는 상표등록에 무효사유가 있음이 명백한 경우에 해당하지 않는다”고 판단했다.

◆ 유사 상표 여부

재판부는 “비록 원고의 등록상표와 피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 형태에 차이점도 존재한다. 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의해 투약되고 있는 피고 제품들은 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의해 원고의 등록상표와 구별될 수 있다”며 “따라서 원고 등록상표와 피고 제품들의 형태는 수요자에게 오인ㆍ혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려워 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다”고 판단했다.

재판부는 “그런데도 원심은 원고 등록상표와 피고 제품들의 형태가 수요자에게 오인ㆍ혼동을 일으킬 우려가 있어 유사하다고 판단했으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사성에 관한 법리를 오해해 판결에 영향을 미친 위법이 있다”고 말했다.

◆ 부정경쟁행위 해당 여부

재판부는 “비록 원고와 피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 형태에 차이점도 존재하고, 뿐만 아니라 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의해 투약되고 있는 원고ㆍ피고 제품들은 각각 그 포장에 기재된 명칭과 문자상표 및 상호 등에 의해 서로 구별될 수 있다고 봄이 타당하다”며 “따라서 원고ㆍ피고 제품들의 형태는 수요자에게 오인ㆍ혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려우므로, 피고가 피고 제품들을 생산ㆍ양도하는 등의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 부정경쟁행위에 해당한다고 할 수 없다”고 결론 내렸다.

◆ 대법원 판결의 취지

이번 판결에 대해 대법원 관계자는 “상품의 입체적 형상으로 된 입체상표가 본래적으로 식별력을 갖지는 못하더라도, 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 사용에 의한 식별력을 취득했다고 인정한 사례”라고 말했다.

또 “입체상표의 기능성 판단 기준을 최초로 설시하고, 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지 않음을 인정한 사례”라고 설명했다.

그러면서 “비록 제품의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 그 형태에 차이점도 존재하고, 포장과 제품 자체에 명칭과 문자상표 및 상호 등이 명확하게 기재돼 있는 전문의약품에 대해, 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의해 투약되는 특수성을 고려해 오인ㆍ혼동의 우려를 부정한 사례”라고 이번 판결을 소개했다.