[로이슈 전용모 기자] 대법원 제2부(주심 대법관 엄상필)는 등록무효(특)사건 상고심에서 피고의 정정 후 발명은 선출원발명에 의해 확대된 선원 규정에 위배되지 않으며 비교대상발명들에 의하여 진보성도 부정되지 않고 명세서 기재요건도 충족한다는 원심을 수긍해 원고의 상고를 기각했다(대법원 2026. 5. 14. 선고 2024후11125 판결).

상고비용은 원고가 부담한다.

원고 에스에프씨 주식회사는 피고 주식회사 엘지화학이 보유한 특허(제1427457호, '전자적 응용을 위한 중수소화된 화합물')에 대해 2019년 10월 28일 특허심판원에 등록무효심판(2019당3367)을 청구했다.

해당 특허는 OLED 발광소자의 청색 형광 방출 물질의 숙주(호스트)로 사용되는 안트라센계 화합물을 중수소화하여, 발광 효율 등 다른 물성은 그대로 유지하면서 소자 수명 특성을 현저히 개선한 화합물에 관한 발명이다.

(쟁점사안) 이 사건 정정발명(특허발명의 명세서·도면을 정정하는 개념)이 구 특허법 제42조 제3항(용이 실시 요건) 및 제4항 제1호(청구범위 뒷받침 요건)의 명세서 기재요건을 충족하는지, 선출원발명에 의한 확대된 선원 규정(구 특허법 제29조 제3항)에 위배되는지, 선행발명 1·2 또는 선행발명 1·2·4의 결합에 의해 진보성이 부정되는지.

특허심판원은 2022. 6. 29. 피고의 정정청구는 적법하고, 정정 후 발명은 선출원발명에 의해 확대된 선원 규정에 위배되지 않으며 비교대상발명들에 의하여 진보성도 부정되지 않고 명세서 기재요건도 충족한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각했다.

그러자 원고는 2022. 7. 13. 특허심판원의 심결에 불복해 '이 사건 정정발명은 무효사유가 있다'며 심결의 취소를 구하며 특허법원에 소송을 제기했다.

한편 피고는 이 사건 계속 중이던 2023. 3. 21. 이 사건 특허발명에 대한 청구범위를 정정하는 내용의 정정심판을 청구했고, 특허심판원이 2023. 10. 11. 정정심판을 인용함으로써 이 사건 정정발명의 청구범위가 확정됐다.

원심인 특허법원( 2024. 9. 12. 선고 2022허4062 판결)도 원고의 심결취소 청구를 기각했다.

특허법원은 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명 사이에는 중수소화율 40% 이상이면서 R1 내지 R8은 D이고 Ar1 내지 Ar4 중 적어도 하나는 중수소화되며 적어도 하나는 중수소화되지 않은 H를 포함하는 구성이 선출원발명에 개시되지 않은 점, 또한 이 사건 정정발명의 H1 화합물이 비교예 대비 평균 2배 이상의 수명(Raw T50) 향상이라는 새로운 효과를 보인 점에서 두 발명은 실질적으로 동일하지 않다고 판단했다.

진보성과 관련해서는 선행발명 1에는 중수소화 화합물에 관한 기재가 전혀 없고, 선행발명 2는 안트라센계 화합물을 구체적으로 개시하지 않은 데다 실시예에서 효과를 확인한 화합물이 모두 고분자 또는 유기금속계 화합물이어서 양 발명을 결합해 이 사건 정정발명에 이를 동기가 부족하다고 봤다. 선행발명 4를 추가 결합하더라도 중수소화 관련 구성을 쉽게 도출할 수 없다.

명세서 기재요건에 대해서도 통상의 기술자라면 명세서에 기재된 합성 방법과 공지기술을 활용해 이 사건 정정발명의 화합물을 쉽게 실시하고 수명 특성 개선 효과를 예측·확인할 수 있다.

대법원은 이 사건 정정발명은 기술자가 그 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 이 사건 정정발명의 중수소화된 화합물을 쉽게 실시할 수 있고, 이 사건 정정발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있으므로, 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다고 본 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

또 이 사건 정정발명의 청구범위 제14항(특허심판원 2023. 10. 11. 자 2023정32 정정심결에 의하여 정정된 것)과 선출원발명은 기술적 구성에 차이가 있고, 그러한 기술적 구성 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 것에 불과하다고 볼 수 없으므로, 두 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다고 본 원심의 판단에 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

이 사건 제14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하거나 선행발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제14항 정정발명의 기술적 특징을 포함하고 있는 이 사건 제15항부터 제18항까지, 제20항, 제22항부터 제26항까지의 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 본 원심의 판단에 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr